MARKKOREA 님의 블로그

South Korea’s AI Basic Act takes effect in January 2026 — practical compliance takeaways

MARKKOREA — Tue, 27 Jan 2026 12:39:26 +0900

South Korea has adopted the Basic Act on the Development of Artificial Intelligence and the Establishment of Foundation for Trustworthiness (the “AI Basic Act”), aiming to (i) build a national AI governance framework, (ii) foster the AI industry, and (iii) establish a safety and trust foundation for high-risk AI and generative AI.

The Ministry of Science and ICT (MSIT) has indicated that the AI Basic Act will take effect in January 2026.
For businesses operating in Korea (or targeting Korean users), several obligations are likely to translate quickly into product and operational requirements:

1) Safety obligations for certain “large-scale” AI systems (Article 32).
If an AI system meets the threshold to be detailed in subordinate regulations, operators must implement lifecycle risk management, monitor/respond to safety incidents, and submit relevant results to the regulator.

2) High-impact AI: classification and operator responsibilities (Articles 33–34).
Providers should assess whether their system qualifies as “high-impact AI,” and may request an official confirmation if needed.
For high-impact AI, expected measures include risk management, user protection, human oversight, and documentation/record retention.

3) Generative AI transparency is a product/UX issue.
In practice, transparency duties often mean built-in labeling/marking at the point of distribution. In particular, when generated outputs are provided for download, service providers should ensure the required notice/marking is implemented within the file and delivery flow.

4) Overseas services: a local representative may be required (Article 36).
Overseas providers without a Korean establishment may need to appoint and report a local representative, depending on user/revenue thresholds to be specified in subordinate regulations.

5) Enforcement risk: administrative fines can attach quickly.
Administrative fines may apply for failure to provide required notices, failure to appoint a local representative, or failure to comply with stop/corrective orders.

At MARKKOREA Patent and Law Firm, we support companies doing business in South Korea with practical, business-oriented legal guidance.

If you operate an AI-enabled product or a generative AI service in Korea (or target Korean users), now is a good time to map your offering into: generative AI / high-impact AI / large-scale safety obligations—and build an evidence-ready compliance trail.

미국 상표권 행사 실무 정리

MARKKOREA — Tue, 30 Dec 2025 14:08:26 +0900

마크코리아 특허법률사무소

파트너/미국변호사 정환오

hwanoh@markkorea.com

안녕하십니까~ 정환오 미국변호사입니다.

미국에서 상표를 “등록”해 두는 것과, 침해 상황에서 실제로 상표권을 행사(권리보호)하는 것은 완전히 다른 문제입니다. 등록은 권리의 출발점일 뿐이고, 실제 분쟁에서는 목적에 따라 여러 트랙을 선택·병행하는 전략이 실무의 성패를 좌우한다고 할 수 있는데요. 이번 블로그에서는 국내 독자분들의 관점에서 “미국의 상표권 행사”에 대하여 간단히 알아보고, 최근 제도·판례까지 알아보도록 하겠습니다.

1. 미국 상표권 행사의 기본 전장: 4개의 트랙

미국에서 상표권 행사는 크게 네 가지 채널로 나뉩니다.

첫째, 연방/주 법원 소송입니다. 보편적으로 상표 위반에 대한 핵심적 권리구제 수단으로 법원 소송을 전제하고, 실제로 금지명령과 손해배상 등 “실효성 있는 구제”는 법원을 통한 상표권 행사가 그 중심이 됩니다.

둘째, USPTO 산하의 TTAB(이의신청·취소심판)입니다. TTAB는 상대방의 “등록” 자체를 막거나(이의) 무너뜨리는(취소) 절차로 매우 유용하지만, 법원처럼 직접적으로 “판매/사용 중지” 명령이나 손해배상을 내리지는 못합니다. 그래서 TTAB는 “등록을 저지하려는 공격”에 강점이 있고, 만약 상표권자가 시장에서의 즉각적 중지·배상까지 원한다면 법원 소송과 목적을 분리해 설계하는 것이 일반적입니다.

셋째, 국경에서의 조치(세관·수입금지)입니다. 침해·위조품이 해외에서 생산되어 미국으로 유입되는 구조라면, 시장에서 하나씩 대응하기보다 국경에서 차단하는 것이 비용 대비 효과가 큽니다.

넷째, 온라인/도메인 분쟁입니다. 대표적으로 UDRP 같은 신속한 도메인 분쟁해결 절차는 “도메인을 회수하는 목적”에 매우 효율적인 반면, 손해배상이나 광범위한 금지명령까지는 한계가 있으므로 사건 목표에 따라 법원 트랙과의 조합이 필요합니다.

2. 법원에서의 상표권 행사: 침해(infringement)와 희석(dilution)

(1) 침해(infringement): 핵심은 “혼동가능성(likelihood of confusion)”

전형적인 침해 사건에서 원고(상표권자)는 (i) 보호 가능한 상표권의 존재, (ii) 피고의 상거래상 사용, (iii) 그 사용이 혼동가능성을 야기해 권리를 침해한다는 점을 중심으로 주장·입증합니다.

미국에서는 혼동가능성을 Multi-factor 테스트로 판단하는데, 관할(연방순회)에 따라 요소 구성과 강조점이 조금씩 다릅니다. 예컨대 제2순회연방법원은 이른바 Polaroid 요인을 대표적으로 사용해 상표의 저명성, 유사성, 상품·서비스의 근접성, 실제 혼동, 피고의 의도 등을 종합적으로 봅니다.

실무적으로 중요한 점은 “각 요소를 기계적으로 합산”하는 것이 아니라, 사건의 맥락에서 설득력 있는 요소에 무게가 실린다는 점입니다. 다시 말해, 혼동가능성 프레임은 동일하더라도 사건 구조에 따라 ‘이길 수 있는 포인트’를 정확히 잡는 것이 중요합니다.

(2) 희석(dilution): “유명상표(famous)”가 전제

희석은 혼동이 아니라, 유명상표의 식별력 약화(blur) 또는 명성 훼손(tarnish) 위험을 문제 삼고자 할 때 주장할 수 있는 부분입니다. 미국 법원은 이에 대하여 원고가 “상표의 저명성”과 “피고 사용이 해당 상표를 약화/훼손을 야기할 가능성”을 보여야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

따라서 희석 주장을 고민하는 순간부터, 단순한 등록상표가 아니라 “미국 시장에서의 유명성”을 어떻게 증거로 쌓을지(매출, 광고비, 시장점유, 언론노출, 검색량 등)까지 전략에 포함시켜야 합니다.

3. 금지명령(가처분/영구금지): 미국 상표권 행사의 가장 실무적인 무기

미국 상표 사건에서는 금지명령(injunctive relief)이 가장 전형적이고 강력한 구제로 꼽힙니다.

특히 초기 단계에서 시장 혼란을 빠르게 정리하려면, 법원 트랙에서도 “최종 판결”보다 “초기 금지명령 확보”가 실질적 목표가 되는 경우가 많습니다.

미국에서 금지명령은 보통 (i) TRO(임시제한명령), (ii) preliminary injunction(가처분), (iii) permanent injunction(영구금지)로 나뉩니다.

TRO는 가장 긴급한 상황에서 가능하며, 경우에 따라 상대방 의견 없이(ex parte)도 진행될 수 있고, 통상 매우 단기간(예: 14일) 효력을 갖는 성격을 가집니다.

또한 금지명령 판단은 원칙적으로 (1) 회복불가능한 손해, (2) 금전배상으로 불충분, (3) 형평의 균형, (4) 공익이라는 고전적 4요소를 기초로 합니다.

여기에 최근 상표 실무에서 매우 중요한 변화가 하나 더해졌습니다. 2020년 제정된 Trademark Modernization Act(TMA)는 Lanham Act의 금지명령 관련 조항을 정비하면서, 일정 요건을 충족하는 경우 회복불가능한 손해에 대한 ‘추정(rebuttable presumption)’이 인정되도록 명문화했습니다.

즉, 상표권자 입장에서는 신속히 움직여 금지명령을 노리는 전략이 여전히 강력하고, 반대로 피고 입장에서는 “지연이 없었다”거나 “실제 회복불가능한 손해가 없다”는 사정을 체계적으로 구성해 그 추정을 번복시키는 방어가 중요해졌습니다.

4. 손해배상·이익환수

금전적 구제로 원고 손해, 피고 이익환수(disgorgement), 정정광고(corrective advertising), (사안에 따라) 법정손해 등을 언급하고, 특정 상황에서는 중액 혹은 가중(enhancement/trebling) 손해배상(2배·3배) 가능성까지 고려해 볼 수 있습니다.

또한 변호사비용은 원칙적으로 제한적이나 “예외적 사건(exceptional case)”에서 인정될 수 있고, 위조(counterfeiting) 사건은 피고에 대한 제재가 더 강해진다는 점도 실무상 중요합니다.

최근 미국에서의 상표권 행사를 이해할 때 빼놓을 수 없는 판례가 2020년 연방대법원 Romag v. Fossil입니다. 이 판결은 이익환수에서 피고의 고의(willfulness)가 “절대적 전제”는 아니라는 점을 분명히 했습니다. 다만 willfulness는 여전히 법원의 재량적 판단에서 매우 중요한 요소로 남아 있어, 실제 사건에서는 “고의의 정도”를 둘러싼 공방이 계속 핵심 쟁점이 됩니다.

5. 피고의 주요 방어: 형평(equity) 항변이 실무를 지배한다

상표권 침해에 대한 피고의 주요적 방어 방법은 크게 세 가지로 이해하면 좋습니다:

첫째, laches(권리행사 지연)와 acquiescence(동의 후 지연)처럼 “원고의 지연 + 피고의 불이익(prejudice)”을 요건으로 하는 형평 항변입니다. 상표권자 입장에서는 침해 인지 후 대응 타임라인과 내부 의사결정 기록이 나중에 증거로 돌아올 수 있습니다.

둘째, unclean hands입니다. 원고가 해당 상표와 관련해 중대한 불공정행위를 했는지 여부가 문제되며, 단순한 비호감 사정만으로는 부족하고 ‘egregious’한 사정이 요구된다는 점이 실무 포인트로 정리됩니다.

셋째, fair use입니다. 설명적 사용(상표로서가 아니라 단순 설명 목적)과 nominative fair use(타인의 상표로 타인의 상품을 지칭할 수밖에 없는 경우)가 대표적이고, 특히 nominative fair use는 순회법원별로 구조(항변인지, 원고의 입증 부담인지)가 달라질 수 있어 관할 전략과 함께 검토해야 합니다.

여기에 최근에는 “표현의 자유 vs 상표권” 충돌이 다시 정교화되고 있습니다. 2023년 연방대법원 Jack Daniel’s v. VIP Products는 상대방 상표를 자기 상품의 출처표시로 사용하는 경우, 단순히 표현물 논리로 쉽게 빠져나가기 어렵고 전통적 혼동가능성 분석이 전면에 놓일 수 있음을 분명히 했습니다.

이 흐름은 패러디·굿즈·콘텐츠 비즈니스가 커진 지금, 브랜드 소유자와 콘텐츠 사업자 모두에게 “경계선이 어디인지”를 다시 점검하게 만드는 신호로 볼 수 있습니다.

6. 국경조치

위조품·침해품이 해외에서 대량 유입되는 경우, 미국 시장에서 판매자·셀러를 상대로 개별적으로 대응하는 것만으로는 한계가 있습니다. 이때 CBP(미국 세관)를 통한 국경조치가 매우 실무적입니다. 상표권자의 권리보호 수단으로 세관을 통한 단속·차단 트랙을 언급하며, 실무적으로는 연방 등록상표를 전제로 CBP에 recordation을 해두는 것이 중요한 출발점이 됩니다.

CBP는 위조·침해 의심 물품에 대해 배제(exclusion)·압류(seizure) 등 조치가 이루어질 수 있으, 상황에 따라 ITC 절차와도 연결됩니다.

또한 “수입 자체를 강하게 막아야 하는” 구조라면 ITC Section 337이 대안이 됩니다. ITC는 수입금지(배제명령) 등 강력한 구제를 제공할 수 있고, ITC 결정은 연방순회항소법원(Federal Circuit)에 항소하여 다투게 됩니다.

7. 온라인·도메인: UDRP는 빠르지만, 목표가 맞아야 한다

온라인에서의 상표권 행사는 도메인·플랫폼·법원 등 선택지가 다양합니다.

그중 UDRP는 악의적 도메인 등록/사용을 신속하게 해결하기 위한 대표적 절차이며, 도메인을 이전(transfer)받는 목적에 특히 적합합니다.

다만 손해배상이나 광범위한 금지명령까지 원하는 사건은 결국 법원 트랙을 검토해야 하므로, “내가 원하는 결과가 무엇인지(도메인 회수인가, 판매중지인가, 배상까지인가)”를 먼저 정해 채널을 설계하는 것이 중요합니다.

8. 한국 기업 관점 실무 포인트: “등록-증거-속도-채널” 4박자

미국에서의 상표권 행사는 결국 전략 싸움입니다. 미국에서 상표권 행사를 함에 있어서 소송으로 가는 경우 비용이 기하급수적으로 늘어날 수 있기 때문에 이 점을 먼저 잘 고려해야 합니다.

그래서 저는 한국 기업/브랜드 관점에서 다음 네 가지를 사전에 생각해 보는 것이 먼저 필요하다고 생각합니다:

첫째, 연방등록(가능하면 Principal Register)과 사용증거(maintenance) 체계입니다. TMA 이후 USPTO는 불사용 등록을 정리하는 expungement/reexamination 제도를 도입·운용하고 있으며, 제3자가 이를 통해 등록을 공격할 수 있습니다. “등록은 해두었지만 실제 사용·증거가 빈약한 상표”는 이전보다 취약해질 수 있다는 뜻입니다.

둘째, 속도입니다. 침해 인지 후 내부 승인·증거 수집·대응이 지연되면, 금지명령 단계에서 ‘회복불가능한 손해(irreparable harm)’ 주장에 불리하게 작용할 수 있습니다.

셋째, 신속한 국경조치의 활용입니다. 침해가 “수입”에서 시작되는 구조라면 CBP recordation 및 필요 시 ITC 트랙을 염두에 두는 것이, 시장에서의 소모전을 줄이는 데 도움이 됩니다.

넷째, 온라인 분쟁은 구체적인 목표를 기반으로 대응 방안을 고르는 것입니다. 도메인 회수 목적이면 UDRP가 효율적이고, 판매중지·배상까지 원하면 법원(또는 병행)을 설계해야 합니다.

맺음말

미국에서의 상표권 행사는 법원 소송이 중심이되, 실무에서는 금지명령(특히 초기), TTAB(등록 공격/방어), 국경조치, 도메인·온라인 절차를 목적에 맞게 조합하는 설계가 핵심입니다.

또한 TMA(금지명령 단계에서의 손해 추정, 불사용 등록 정리)와 Romag/Jack Daniel’s 같은 대법원 판례 흐름을 함께 보면, 미국은 “브랜드 보호를 실효적으로 만들되, 그 전제(출처표시로서의 사용·증거·선의/고의의 평가)를 더 정교하게 요구하는 방향”으로 계속 다듬어지고 있다고 평가할 수 있습니다.

저희 마크코리아는 1991년 설립된 이후, 특허·상표·저작권을 포함한 지식재산 분야와 국제거래계약 자문을 전문적으로 수행해왔습니다. 특히 미국, 유럽, 일본 등 다수의 해외 특허출원 경험을 바탕으로, 기업과 연구기관이 글로벌 무대에서 지식재산을 효과적으로 보호하고 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 문의사항이 있으시면 아래 링크 혹은 이 블로그 상단에 제 이메일 주소로 언제든지 연락주시기 바랍니다.

Nvidia와 Groq의 라이선스 딜의 실체: 기업가치 10조 회사에게 30조를 준 Nvidia의 속내는?

MARKKOREA — Mon, 29 Dec 2025 12:20:07 +0900

마크코리아 특허법률사무소

파트너/미국변호사 정환오

hwanoh@markkorea.com

안녕하십니까~ 정환오 미국변호사입니다.

크리스마스 잘 보내셨나요?

이제 2025년도 얼마 남지 않았습니다. 모두 한 해 잘 마무리 하시고 새 해 복 많이 받으시기 바랍니다.

이번 크리스마스 시즌에 전세계에서 가장 큰 '선물'을 받은 기업이 있다고 하여 소개시켜 드리려 합니다. 바로 AI 반도체 기업인 Groq이라는 회사인데요.

크리스마스 이브였던 2025년 12월 24일(현지 기준), NVIDIA가 AI 칩 스타트업 Groq과의 200억 달러(약30조원) 라이선스 계약을 발표하였습니다. Groq은 자사 홈페이지를 통해 (i) Groq의 추론(inference) 기술에 대한 ‘비독점(non-exclusive) 라이선스’, (ii) Groq 핵심 경영진/인력의 엔비디아 합류, (iii) Groq는 독립 회사로 존속을 발표하였습니다.

기존 Groq의 기업가치가 약66억 달러 정도로 평가받고 있었기 때문에 이번 라이선스 계약은 Groq의 기업가치를 훨씬 상회하는 엄청난 규모의 라이선스 계약이었습니다. 그렇다면 왜 Nvidia는 해당 기업을 인수하지 않고 그 많은 돈을 Groq에게 안겨 주었을까요? 이 점에 대하여 이번 블로그에서 다뤄 보려 합니다.

1. M&A vs. 기술 라이선스+인재 영입

Groq는 자사 홈페이지에서 엔비디아와 ‘비독점 라이선스 계약’을 체결했고, 창업자 Jonathan Ross 및 사장 Sunny Madra 등 팀 일부가 엔비디아로 합류하며, Groq는 Simon Edwards 신임 CEO 체제 하에 독립 운영되고 GroqCloud도 중단 없이 운영된다고 밝혔습니다.

이러한 라이선스 구조가 최근 빅테크 업계에서 반복되는 패턴(“기술과 인재는 가져오되, 회사 전체를 사지는 않는” 거래)이라고 볼 수 있는데요.

Data Center Dynamics 보도에 따르면 Jensen Huang이 회사 내부 이메일에서 “우리는 Groq 회사를 인수하는 것이 아니라, Groq의 IP를 라이선스하고 인재를 영입한다”는 취지로 선을 그었다고 전합니다. 즉, 법률적으로는 “합병/주식취득”이 아니라 IP 라이선스(및 일부 자산양수 가능성) + 고급 인력 이동이 결합된 하이브리드 딜로 보여지게 하는 것인데요. 그렇다면 왜 이런 형식의 계약을 택하였을까요?

A. 인수보다 빠르고 가벼운 “전력화”, 그리고 책임·의무의 분리

이번 딜이 “기술과 인재는 가져오되, 공식 인수는 하지 않는”것이 최근 빅테크 동향인데요. 이 패턴의 실무적 장점은 크게 두 가지입니다.

첫째, 속도입니다. 인수는 실사, 보증·면책, 승인 절차, 각종 동의(consent) 등으로 시간이 늘어집니다. 반면 라이선스는 “권리 범위”와 “이행 의무”를 중심으로 설계하면 상대적으로 신속하게 클로징이 가능합니다.

둘째, 책임·의무의 분리입니다. 인수를 하면 (직접이든 간접이든) 대상 회사의 리스크(잠재 소송, 고용/세무 이슈, 계약상 의무)가 따라옵니다. 라이선스 구조는 “필요한 기술/IP 및 지원 의무만” 계약으로 받아오고, 나머지 기업 운영 리스크는 상대적으로 분리할 수 있습니다(물론 계약 설계에 따라 달라집니다).

B. “회사 존속”을 통한 사업 연속성(고객·파트너·매출)

Groq는 공식 발표에서 독립 회사로 계속 운영되고, GroqCloud도 중단 없이 운영된다고 명시했습니다. 해당 발표는 단순 홍보 문구가 아니라, 거래 구조가 Groq의 잔존 사업(특히 클라우드/서비스)을 계속 굴리기 위한 전제였을 가능성을 강하게 시사하는데요.

이 경우 독점(exclusive)을 주면 Groq가 다른 고객·파트너에게 제공할 수 있는 범위가 급격히 좁아져, “회사 존속”이라는 메세지 자체가 설득력을 잃을 수 있습니다. 반대로 비독점(non-exclusive)은 “Groq는 계속 사업을 한다”는 의미를 내포한다고 볼 수 있습니다.

2. 왜 굳이 ‘비독점 라이선스’인가?

이번 거래가 기업인수와 기술 거래 시장에서 주목 받는 이유는 통상적인 “기업 인수”가 아닌 방식을 통해 규제 불확실성을 줄이고(또는 회피하고), 더 빠르게 기술·인재를 흡수할 수 있기 때문입니다.

여기서 핵심은 형식(form)과 실질(substance)의 간극입니다. 계약서상 비독점 라이선스라고 하더라도, (1) 경쟁에 핵심적인 리더십과 엔지니어링 팀이 대거 이동하고, (2) 특정 기술 로드맵/핵심 IP의 활용이 엔비디아로 집중되며, (3) 시장에서 Groq의 독립 경쟁 역량이 약화된다면, 규제기관은 이를 “사실상의 경쟁제한”으로 평가할 여지를 가질 수 있습니다.

따라서, 독점 라이선스(exclusive license)보다는 비독점 라이선스(non-exclusive) 라이선스 형태를 취함으로써 규제기관으로부터의 규제 리스크를 낮추기 위한 구조적 포지셔닝을 한 것이라고 볼 수 있습니다.

3. 이 계약에서 진짜 중요한 점들은 무엇인가?

이번 건은 “가격이 200억 달러냐”보다, 무엇을 라이선스했고(범위), 무엇을 넘기지 않았는지(제한), 누가 무엇을 가지고 나갔는지(인력/권리 귀속)가 본질입니다. 공개된 정보는 제한적이지만, 계약 구조상 다음 쟁점들을 생각해 볼 수 있습니다.

3.1 라이선스 범위: Field-of-Use, 성능/목적 제한, 2차 저작물(derivative)와 개선발명(improvements)

“추론(inference) 기술”이라는 표현은 넓습니다. 칩 아키텍처 자체인지, 컴파일러/런타임 스택인지, 마이크로코드/설계자산(HDL)인지, 혹은 특정 구현 노하우까지 포함하는지에 따라 권리의 무게가 완전히 달라집니다. Groq는 “inference technology”에 대한 라이선스라고만 밝혔고, 비독점이라는 점을 강조했습니다.

실무에서는 보통 (i) 목적·사용범위 제한(Field-of-Use), (ii) 서브라이선스 권한, (iii) 파생/개선물의 귀속(엔비디아 단독 귀속인지, 상호 라이선스인지), (iv) 경쟁제품 금지(직접/간접) 조항이 딜의 실질을 결정합니다. “비독점”이더라도 개선발명 귀속이 엔비디아에 과도하게 쏠리면, 시장에서는 사실상 종속 구조가 됩니다.

3.2 특허보다 더 무서운 것은 ‘영업비밀/제조·설계 노하우’의 이전

AI 반도체 영역은 특허도 중요하지만, 실제로는 검증된 설계 선택, 타이밍/메모리 구조 최적화, 툴체인 튜닝, 고객 워크로드에 맞춘 프로파일링 데이터 같은 비공개 자산이 승부를 가릅니다. Groq 기술이 추론에 초점을 맞추고, 온칩 메모리(SRAM) 접근 등 차별점이 있기 때문에 Nvidia의 입장에서는 현재 구글의 Gemini, Grok3 등 추론 능력을 강화하고 있는 생성형 AI 서비스의 변화에 발맞춰 추론 AI 칩의 기술 향상에 투자해야 할 필요성을 느꼈을 것이라고 생각이 됩니다.

따라서 문서상 “라이선스”로 포장되었더라도, 실제로는 영업비밀의 제공(know-how transfer)이 동반되는 경우가 많고, 이때는 비밀유지관리(접근통제), 목적외 사용 금지, 반환/폐기, 포렌식 감사, 침해 시 구제(가처분/손해배상)가 딜 리스크를 좌우하게 됩니다.

3.3 인력 이동(어퀴하이어)과 IP 귀속

Groq는 핵심 리더십/인력이 엔비디아로 간다고 밝혔습니다.

이것은 “라이선스 계약”과 별개로, 고용·노무 + IP(발명/저작물) + 영업비밀 이슈가 한 번에 발생할 수 있다는 것을 의미하기도 합니다.

특히 실무에서는 다음이 쟁점이 됩니다. (1) Groq 재직 중 생성된 발명/저작물의 귀속이 회사에 제대로 정리돼 있었는지, (2) 이직 인력이 엔비디아에서 수행하는 연구가 Groq의 잔존 IP와 충돌하지 않도록 클린룸(clean room) 프로토콜을 갖추는지, (3) 고객/파트너 계약상 핵심 인력 이탈이 계약해지 사유(change of control 유사 조항, key person 조항)가 되는지 등입니다.

4. “200억 달러” 숫자보다 법률적으로 더 큰 메시지

결국 이번 사안이 남기는 핵심 포인트는 최근 빅테크는 ‘거래를 성사시키는 능력’뿐 아니라, ‘규제·반독점 리스크 하에서 거래를 설계하는 능력’으로 경쟁하고 있다는 점입니다. 그리고 IP 라이선스는 그 설계의 핵심 도구가 되었다고 볼 수 있습니다.

5. 한국 기업/스타트업/대학의 실무적 시사점

이번 딜을 계기로 향후 글로벌 대기업이 제안하는 “라이선스+인력영입” 패키지가 더 많아질 것으로 예상이 됩니다. Groq처럼 “회사 자체는 남기되, 핵심을 떼어가는” 구조에서는 아래와 같은 점들을 유의하셔야 합니다:

첫째, 라이선스 범위를 ‘기술명’으로 합의하지 말고, 산출물 단위(설계파일, 소스코드, 툴체인, 문서, 데이터, 테스트벤치)로 쪼개어 정의해야 합니다. 그래야 “비독점”이라는 한 단어 뒤에 숨는 실질 독점(개선발명 귀속, 서브라이선스 확장 등)을 통제할 수 있습니다.

둘째, 인력 이동이 포함되면, IP/영업비밀 유출 방지 조항은 ‘선언’이 아니라 ‘절차’가 되어야 합니다. 클린룸, 접근권한 로그, 반환/폐기 증빙, 감사권 등이 없으면 분쟁에서 집행력이 떨어집니다.

셋째, 거래 종결 후 잔존 회사(remaining company)의 생존 설계가 필요합니다. Groq는 독립 운영과 GroqCloud 지속을 강조했지만, 핵심 리더십 이동 이후에도 제품·고객·투자자 관계가 유지되려면, 계약 단계에서 잔존 사업에 필요한 권리(사용권/데이터/고객계약)와 인센티브(직원 보호·리텐션)가 함께 설계되어야 합니다.

마무리

이번 엔비디아–Groq 건은 “AI 반도체 전쟁” 뉴스이기도 하지만, 법률가 관점에서는 ‘라이선스가 M&A를 대체하는 시대’를 보여주는 상징적 사건이라고도 볼 수 있습니다. 이런 구조가 늘어날수록, 계약서에서 진짜 중요한 것은 “독점/비독점” 라벨이 아니라 권리 범위·개선 귀속·서브라이선스·비밀관리·인력 이동 프로토콜·잔존 사업 보호장치입니다. 같은 ‘라이선스’라는 단어라도, 계약을 어떻게 설계하느냐에 따라 그 결과는 인수 합병 못지않게 커질 수 있습니다.

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디즈니의 “AI 저작권 전쟁” 전략 - OPENAI와 10억달러 (1조4000억원) 파트너쉽/라이선스 계약과 동시에 구글에는 경고장 발송?

MARKKOREA — Tue, 16 Dec 2025 14:41:29 +0900

마크코리아 특허법률사무소

파트너/미국변호사 정환오

hwanoh@markkorea.com

안녕하세요~ 정환오 미국변호사 입니다.

근래 몇 년 동안 생성형 AI의 소식은 하루가 멀다하고 들리고 있습니다. Nvidia, 삼성, SK 하이닉스 등의 칩 메이커 소식부터, AI 인프라 구축을 위한 에너지 수요를 충당하기 위한 발전소, 그리고 ChatGPT와 Gemini의 경쟁까지 흥미로운 소식으로 가득한데요. 이러한 가운데 생성형 AI를 학습시키는데 필요한 방대한 데이터를 둘러싼 저작권 침해 문제가 계속해서 대두 되고 있는데요. 이것이 fair use냐 저작권 침해이냐를 둘러싼 공방이 저작권자와 AI 회사들 사이에서 문제가 되고 있습니다. 얼마전 엔트로픽을 약2조나 가까운 돈을 들여 저작자들과 화해를 한 경우도 있었고, 지금 AI 저작물 관련 소송만 미국에서 수십건이 접수된 상황 입니다. 다만, 이와 관련된 아직 제대로 된 법이나 판결이 없는 상황이기 때문에 그 누구도 향후 어떻게 될 것인지 예상할 수 없는데요.

그런 와중에 최근, 방대한 저작물을 보유하고 있는 디즈니가 AI시대에 자신들의 저작권을 보호하기 위한 ‘투트랙’ 전략을 꺼내 들었습니다. 구글을 상대로 “대규모 저작권 침해”를 이유로 cease-and-desist(경고장) 을 발송했고, 다른 한편으로는 오픈AI와 3년·10억 달러 규모의 파트너십/라이선스 계약 을 체결 한 것인데요.

이 조합은 단순한 기업 간 신경전이 아니라, “생성형 AI가 저작권 콘텐츠를 어떻게 다룰 것인가”에 대한 업계 표준이 ‘소송 vs 라이선스’ 로 재편되는 분기점이 될 수도 있을 것 같습니다.

1. 사건의 배경

디즈니 측은 구글이 디즈니 저작물을 무단으로 학습(복제)했고, 그 결과물로 디즈니 캐릭터가 포함된 이미지·영상이 생성되어 구글의 생성형 AI 서비스(보도상 Veo, Imagen, Nano Banana 등)에서 소비자에게 제공·유통 되었다고 주장했습니다. 디즈니는 무단 복제·공중전시·배포·2차적저작물 작성(derivative works) 중단과, 향후 침해 방지를 위한 기술적 조치(세이프가드) 도 요구한 것으로 전해집니다.

구글은 “디즈니와의 관계를 지속적으로 협의하겠다”는 취지로 답하면서, 공공 웹 데이터 활용 및 저작권 통제 장치(예: Content ID 등)를 언급했습니다.

2. 왜 디즈니는 오픈AI와는 10억 달러 계약을 맺었나?

구글과의 조치와는 다르게 디즈니는 오픈AI와의 라이선스 계약을 통해 오픈AI의 동영상 생성 모델인 Sora가 디즈니/마블/픽사/스타워즈 등 200개+ 캐릭터를 활용한 영상 생성 을 “3년간 허용하는 라이선스”가 핵심이고, 디즈니는 오픈AI에 10억 달러 지분 투자 도 병행하기로 하였습니다. 또한

“배우의 초상·목소리(likeness/voice)는 포함하지 않는다”는 제한도 명시되어 있다고 합니다.

즉, 디즈니의 입장은 “우리는 AI를 반대하는 게 아니라, 허락(대가·가드레일·통제) 없는 AI 를 문제 삼는다.”라고 할 수 있을 것 같습니다.

3. 앞으로 전개 시나리오

이번 사건을 계기로 AI와 저작물 시장은 다음과 같이 흘러갈 가능성이 큽니다.

첫째, 단기적으로는 “정리(takedown) + 가드레일 강화” 입니다. 경고장을 받으면 플랫폼은 우선 노출된 결과물과 유통 경로를 줄이는 조치를 취하는 게 일반적입니다. 실제로 이번 건도 “AI 생성 디즈니 캐릭터 영상이 내려갔다”는 후속 보도가 이어지고 있습니다.

둘째, 중기적으로는 “라이선스 협상” 입니다. 디즈니가 오픈AI와 ‘허용 모델’을 먼저 만들어 버린 이상, 다른 빅테크에게도 선택지는 크게 둘 중 하나로 좁아집니다. (1) 디즈니와 유사한 형태의 라이선스/수익배분/통제 체계를 수용하느냐, (2) 아니면 소송 리스크를 감수하고 법리(예: 공정이용 등)로 정면 승부하느냐입니다.

셋째, 장기적으로는 “업계 표준의 재정의” 입니다. 앞으로 생성형 AI(특히 영상/이미지) 영역에서는 “무단 학습 논쟁”만큼이나 “브랜드/캐릭터 출력 통제”가 계약의 핵심 조항이 될 것입니다. 오픈AI–디즈니 발표문 자체가 ‘책임 있는 사용’과 ‘권리 보호’를 전면에 배치한 것도 같은 맥락입니다.

4. 한국 기업·스타트업 관점의 실무 포인트: “데이터·모델·배포”를 한 세트로 점검해야 한다

한국에서 서비스를 만들더라도, 고객이 글로벌이고 플랫폼이 글로벌이면 분쟁은 국경을 쉽게 넘습니다. 때문에, 데이터(학습/파인튜닝/RAG)에 대해서는, 단순히 “웹에 공개되어 있다”는 이유만으로 안심하기 어렵고, 권리자 옵트인/라이선스 체계 또는 최소한 출처·권리 상태를 추적할 수 있는 내부 거버넌스가 필요합니다. 모델(생성) 측면에서는, 특정 캐릭터·프랜차이즈·스타일이 쉽게 튀어나오는 구조라면 결국 분쟁은 “학습의 정당성” 이전에 출력 억제·차단·로그·민원 처리 역량 싸움으로 번질 수 있습니다. 디즈니가 ‘세이프가드’를 요구한 포인트가 바로 이것입니다. 배포(플랫폼/마켓) 측면에서는, “사용자가 올렸으니 우리는 중립”이라는 주장이 점점 약해질 수 있습니다. 특히 AI 생성 기능이 제품군 전체에 깊게 통합될수록, 권리자는 “기술적으로 막을 수 있는데 왜 안 막았나”를 묻기 쉬워집니다.

마무리

이번 디즈니의 행보가 말해주는 결론은 단순합니다. 생성형 AI가 시장에 안착할수록, 법은 “금지/허용”의 이분법이 아니라 허용 조건(라이선스, 가드레일, 수익배분, 책임 배분) 을 중심으로 재편될 가능성이 큽니다. 그리고 그 조건을 누가 먼저 표준으로 만드느냐가, 향후 몇 년간의 승패를 가를 것입니다.

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25년 주요 미국 특허소송 판례 정리: ② 단어 하나가 특허의 운명을 좌우한다

MARKKOREA — Thu, 11 Dec 2025 11:07:49 +0900

마크코리아 특허법률사무소

파트너/미국변호사 정환오

hwanoh@markkorea.com

안녕하십니까~ 정환오 미국변호사 입니다.

25년도를 마무리 하며 올 한 해 미국 특허소송 관련 판결 중에 의미가 있는 것들만 모아서 정리해보는 시간을 가지려 합니다.

오늘은 그 두번째 시간으로, Alnylam Pharmaceuticals, Inc. v. Moderna, Inc. 사건을 한 번 살펴보도록 하겠습니다.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. v. Moderna, Inc. 사건은 코로나19 mRNA 백신 기술을 둘러싼 수많은 소송 가운데 하나이지만, 단순히 “누가 이겼느냐” 이상의 의미를 갖습니다. 이 사건에서 핵심 쟁점은 바로 특허 명세서 속 한 단어, 그리고 그 단어를 설명하는 문장이 “발명자가 명세서 안에서 새로 정의를 내린 것인가(lexicography)”라는 문제였습니다. 연방순회항소법원(CAFC)은 이 문장을 사실상 해당 문구를 새롭게 정의하는 것으로 보았고, 그 결과 Moderna의 SPIKEVAX® 백신은 Alnylam의 특허를 침해하지 않는다고 판단하게 되었습니다. 그렇다면 구체적으로 어떤 사건 인지 이번 블로그에서 다뤄보도록 하겠습니다.

1. 사건 개요 – mRNA 백신 LNP와 “branched alkyl”

Alnylam은 RNA 간섭(RNAi) 분야로 잘 알려진 바이오 기업으로, 지질나노입자(LNP)를 이용해 핵산을 체내로 전달하는 기술에 관한 여러 특허를 보유하고 있었습니다. 이번 사건에서 문제가 된 것은 미국 특허 제11,246,933호와 제11,382,979호로, 둘 다 “생분해성 양이온성 지질(cationic lipid)”에 관한 계열 특허입니다.

Alnylam은 Moderna의 코로나19 백신 SPIKEVAX®에 사용되는 SM-102라는 양이온성 지질이 위 특허의 청구항에 기재된 구조, 특히 소수성 꼬리 부분의 “branched alkyl” 기를 포함한다고 주장하며 2022년 델라웨어 연방법원에 특허침해 소송을 제기했습니다.

본 소송의 쟁점은 대부분의 특허소송과 마찬가지로 청구항 내의 단어를 어떻게 해석해야 하는 가로 좁혀졌는데요. 양측은 “branched alkyl(분지 알킬)”이라는 청구항 용어의 의미만 정해지면 침해 여부가 자동으로 결론 나는 구조로 소송 전략을 잡았고, 1심 법원은 claim construction에서 이 용어를 비교적 좁게 해석했습니다. 그 결과 그 해석을 적용하여 Moderna 제품은 침해가 아니라는 결론에 이르렀습니다. 이에 대해, Alnylam은 claim construction 자체를 불복하면서 연방순회항소법원에 항소하게 되었습니다.

2. 쟁점 – 발명자가 스스로 “branched alkyl”을 새로 정의했는가

통상 화학에서 “branched alkyl”이라고 하면, 직선형 사슬이 아니라 가지가 하나 이상 뻗어 있는 알킬기를 포괄적으로 의미합니다. 즉, α탄소가 2개 탄소와 결합한 2차 탄소든, 3개 이상과 결합한 3차·4차 탄소든 모두 포함될 수 있다는 것이 일반적인 이해입니다.

그러나 문제의 특허 명세서에는 정의(Definitions) 섹션에 다음과 같은 문장이 포함되어 있었습니다.

“달리 특정하지 않는 한(unless otherwise specified), ‘branched alkyl’은 … 하나의 탄소 원자가 적어도 세 개 이상의 다른 탄소와 결합된 알킬기를 가리킨다(refer to).”

여기에서 Moderna는 “발명자가 ‘branched alkyl’이라는 용어를, α탄소가 최소 3개 이상의 탄소와 결합한 3차 또는 4차 탄소 구조로 한정해 버렸다”고 주장했습니다. 반대로 Alnylam은 이 문장은 단지 예시적 표현에 불과하고, “달리 특정”된 다른 부분들을 보면 여전히 통상의 넓은 의미가 유지된다고 항변했습니다.

궁극적으로 해당 법원에서 해결해야 할 쟁점은 이 질문 하나로 정리됩니다:

“위 문장이 명확한 lexicography(발명자의 자의적 정의)인지, 아니면 단순한 설명(statement)인지?”

3. 1심과 CAFC의 판단 – “refer to”와 “unless otherwise specified”의 무게

델라웨어 연방법원은 위 문장을 발명자의 명확한 정의 규정으로 보았습니다. 그 이유로 법원은 정의 섹션에서 사용된 표현에 주목했습니다. 어떤 용어는 “include”, “such as” 등 비한정적 표현과 함께 기술되어 있는 반면, “branched alkyl”은 “refer to”라는 동사와 함께, 특정 구조를 가리키는 것으로 서술되어 있었습니다.

연방순회항소법원 역시 이 분석을 그대로 받아들였습니다. Taranto 판사가 작성한 다수의견은 다음과 같은 점을 강조합니다.

첫째, “refer to”라는 표현은 통상 그 문장이 정의(definition)를 제공한다는 의사를 강하게 드러내는 신호라는 점입니다. 같은 정의 섹션에서 다른 용어들에 대해 “include”나 “can be”와 같은 유연한 표현을 사용한 것과 대조됩니다.

둘째, “unless otherwise specified”라는 문구는 일반 규칙을 선언하면서, 특정한 예외가 있는 경우에만 달리 보겠다는 취지로 이해됩니다. 연방순회항소법원은 이 문장을 “기본값(default rule)”으로 보았고, 따라서 특허 전반에서 분명하게 다른 의미를 부여한 부분이 없는 한, 이 기본 정의가 청구항 해석을 지배한다고 보았습니다.

셋째, Alnylam은 다른 도면이나 실시예에서 보다 넓은 의미의 분지 구조가 사용되었다며 “우리는 그런 의도로 쓰지 않았다”고 주장했지만, 연방순회항소법원은 “일단 명확한 lexicography의 높은 문턱을 넘어서 정의가 성립되면, 굳이 그 정의를 벗어나야 할 뚜렷하고 일관된 근거가 없는 이상, 그 정의가 claim term을 통제한다”고 못 박았습니다.

결론적으로, CAFC는 1심과 마찬가지로 “branched alkyl”을 3차 또는 4차 탄소를 포함하는 상대적으로 좁은 구조로 해석했고, SM-102의 구조는 여기에 해당하지 않는다고 보아 비침해 판결을 그대로 유지했습니다.

4. 후속 경과

이 판결 이후에도 Alnylam과 Moderna 사이의 특허분쟁은 완전히 사라지지 않았지만, 2025년 9월 양사가 델라웨어 법원에 소송 종결을 위한 합의에 도달했다고 공동 통지하면서, 구체적 조건은 비공개인 채로 사건이 종결되는 수순을 밟고 있습니다.

결국 코로나19 백신 LNP 기술을 둘러싼 글로벌 분쟁 구도에서 Moderna는 이번 사건을 통해 중요한 방어 승리를 거두었고, Alnylam은 다른 피고(Pfizer/BioNTech 등)와의 소송에 더욱 집중하는 모양새입니다.

5. 실무적 의미 – “정의는 곧 족쇄”가 될 수 있다

이 사건이 우리에게 주는 가장 큰 교훈은, 특허 명세서에서 용어를 정의할 때 한 문장, 심지어 “refer to”와 “unless otherwise specified” 같은 몇 단어가 수조 원대 백신 시장이 걸린 소송의 승패를 갈라버릴 수 있다는 점입니다.

미국 특허에서 lexicography의 문턱은 생각보다 높습니다. 발명자가 스스로 용어를 새로 정의했다고 보기 위해서는, 일반적 의미와는 다른 정의를 내리고자 한다는 의사가 명확하게, 그리고 일관되게 드러나야 합니다. 이번 사건에서 CAFC는 정의 섹션의 위치, “refer to”라는 표현, “unless otherwise specified”라는 문구, 그리고 다른 용어들과의 대비를 종합해 그 문턱을 넘었다고 판단했습니다.

또한, “lexicography가 성립했다”고 인정되면, 나중에 “사실은 그렇게까지 좁게 정의하려던 것은 아니었다”라고 주장하기는 매우 어렵습니다. Alnylam은 도면과 실시예, 파일 포대를 동원해 보다 넓은 의미를 주장했지만, CAFC는 “정의가 명확한 이상, 굳이 그것을 깨야 할 뚜렷한 이유가 없다”고 보며 받아들이지 않았습니다. “No takebacks(말 바꾸기는 허용되지 않는다)”라는 표현까지 나올 정도로 엄격한 태도입니다.

마지막으로, 한국 기업이나 대학이 미국에 출원할 때 자주 사용하는 “달리 특정하지 않는 한(unless otherwise specified)”이라는 문구도 재점검이 필요합니다. 종종 이 문구를 “나중에 상황 봐서 범위를 넓힐 수 있는 여지를 남겨주는 안전장치”로 오해하는 경우가 있는데, 이번 사건에서 보듯이 오히려 그 반대입니다. 기본적으로는 그 정의가 청구항을 지배하고, 진짜 예외를 만들고 싶다면 명세서 곳곳에서 아주 분명하게 “otherwise specified”를 써 줘야 합니다. 그조차도 법원이 받아줄지는 미지수입니다.

6. 한국 출원·라이선스 전략에 대한 시사점

첫째, 미국 출원을 준비하는 단계에서 정의 섹션을 어떻게 구성할지에 대한 전략적 논의가 필수입니다. 발명자와 대리인, 기술이전 담당자 사이에서 “이 용어를 정말 일반적인 의미와 다르게 써야 하는가”, “만약 정의를 두면 향후 라이선스 협상이나 소송에서 어떤 효과를 낳을 것인가”를 사전에 점검해야 합니다.

둘째, 기존에 이미 등록된 미국 특허를 바탕으로 라이선스나 소송을 준비할 때는, 명세서의 정의 섹션과 그 주변 문구를 다시 한번 면밀하게 검토해야 합니다. 특히 “refer to”, “is”, “consists of”처럼 강한 정의의 뉘앙스를 주는 표현과, “unless otherwise specified”와 같이 규칙과 예외를 나누는 표현은, 실제 소송에서 상대방이 lexicography 주장의 근거로 집요하게 물고 늘어질 가능성이 높습니다.

셋째, 반대로 피소된 입장에서는 이와 같은 명세서 정의를 적극적으로 활용해 청구항 범위를 좁게 해석하는 전략을 고려할 수 있습니다. 정의 섹션뿐만 아니라, 출원·심사 과정에서의 인터뷰, 의견서, RCE 이후 보정 등과 결합하면, 상당히 강력한 비침해 방어 수단이 될 수 있습니다.

마지막으로, mRNA 백신처럼 사회적으로 민감하고 경제적 파급효과가 큰 분야에서도, 최종 승패를 가르는 것은 첨단 과학기술 그 자체가 아니라, 결국 특허 명세서 한 문장의 문언과 그 해석이라는 점을 다시 한번 확인하게 됩니다. 한국 기업과 연구기관이 미국 특허를 출원·보유·집행하는 과정에서, 이번 Alnylam v. Moderna 판결이 보여준 lexicography의 위력과 위험성을 충분히 인식할 필요가 있습니다.

향후 mRNA·LNP 분야에서 한국 특허권자의 미국 출원 전략, 라이선스 계약서의 claim chart 작성, 또는 미국 소송에서의 claim construction 대응과 관련해 보다 구체적인 논의가 필요하시면, 개별 사건과 포트폴리오의 특성을 반영해 별도로 정리해 드리겠습니다.

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25년 주요 미국 특허소송 판례 정리: ① 아마존 APEX 제도의 주의점

MARKKOREA — Wed, 10 Dec 2025 16:04:06 +0900

마크코리아 특허법률사무소

파트너/미국변호사 정환오

hwanoh@markkorea.com

안녕하십니까~ 정환오 미국변호사 입니다.

다사다난 했던 2025년도 한 해도 벌써 막바지에 다다르고 있습니다.

25년도를 마무리 하며 올 한 해 미국 특허소송 관련 판결 중에 의미가 있는 것들만 모아서 정리해보는 시간을 가지려 합니다.

오늘은 그 첫번째 시간으로, Lighting Defense Group v. SnapRays 사건을 한 번 살펴보도록 하겠습니다.

Lighting Defense Group v. SnapRays 사건은 요즘 아마존의 APEX(Amazon Patent Evaluation Express) 프로그램을 활용해서 권리를 행사하고자 하는 특허권자들에게 “어디 법원 관할까지 해당하는가”라는 현실적인 질문에 답을 주는 판결이라고 할 수 있습니다. 이번 블로그에서는 사건의 경위를 먼저 정리하고, 연방순회항소법원(CAFC)이 어떻게 관할권을 인정했는지, 그리고 한국 기업·특허권자에게 어떤 실무적 의미가 있는지 살펴보겠습니다.

1. 사건 개요 – 아마존 APEX로 시작된 특허 다툼

피고인 Lighting Defense Group(“LDG”)은 델라웨어 설립, 애리조나에 본점을 둔 미국 회사로, 콘센트 덮개(전기 콘센트 커버)에 관한 미국 특허를 보유하고 있었습니다. LDG는 유타주 회사인 SnapRays(상호 SnapPower)가 아마존에서 판매하는 콘센트 커버 제품이 자신의 특허를 침해한다고 보고, 2022년 아마존의 Patent Evaluation Express(APEX) 프로그램을 이용해 침해 신고 하였는데요.

APEX는 특허권자가 아마존에 “이 상품이 내 특허를 침해한다”고 주장하면, 중립적인 평가자(neutral evaluator)가 서면 절차로 침해 여부를 간이 판단하는 제도입니다. 판매자는 세 가지 선택지 가운데 하나를 택해야 합니다.

1. 평가절차에 참여하여 방어를 하거나,
2. 문제된 상품의 판매를 중단하거나,
3. 아무 행동도 하지 않으면, 일정 기간 후 아마존이 해당 상품을 자동으로 내려버립니다.

LDG가 APEX를 시작하자 SnapRays는 “우리는 침해하지 않는다”는 확인을 받기 위해, LDG를 상대로 유타 연방지방법원에 특허 비침해 확인소송(Declaratory Judgment)을 제기했습니다. LDG는 자신은 유타와 아무 연고가 없다며 관할권 부존재를 이유로 각하를 신청했고, 1심 법원은 “LDG의 행위는 워싱턴주에 있는 아마존을 향한 것이지, 유타를 겨냥한 것이 아니다”라며 관할권을 부정하고 각하했습니다. 이에 SnapRays가 연방순회항소법원에 항소하였습니다.

2. 쟁점 – 아마존 APEX 신청만으로도 유타 법원의 관할이 생기는가?

“특허권자가 아마존 APEX 프로그램에 침해 신고를 했다는 사실만으로, 그 특허권자에 대해 침해가 주장된 판매자의 본거지(유타주) 법원이 특정 관할권(specific personal jurisdiction) 을 행사할 수 있는가?”

특허소송에서 피고(여기서는 LDG)에 대한 관할권이 성립하려면, 연방순회항소법원은 통상 Xilinx 판례에서 정리된 3단계 테스트를 적용합니다.

1. 피고가 포럼 주(여기서는 유타)의 주민을 향해 목적적으로 활동을 지향했는지
2. 그 활동과 소송상 청구가 “발생(arises out of) 또는 관련(relates to)” 되어 있는지
3. 그 주에서 관할권을 행사하는 것이 공정하고 합리적인지(reasonable and fair)

1심은 “LDG의 모든 행위는 워싱턴주에 있는 아마존으로 APEX 신청서를 보낸 것뿐이며, 유타를 직접 겨냥한 것은 아니다”라고 보았고, 그 결과 위 세 요건이 충족되지 않는다고 판단했습니다.

3. 연방순회항소법원의 판단 – “APEX는 단순한 경고장이 아니다”

연방순회항소법원은 만장일치로 1심을 뒤집고, 유타 연방법원이 LDG에 대한 특정 관할권을 가진다고 판결했습니다.

첫째, “목적적으로 지향된 활동(purposefully directed)” 요건에 대해, 법원은 LDG가 APEX 신청을 하면서 다음과 같은 점을 잘 알고 있었다고 보았습니다.

- LDG는 SnapRays가 유타에 소재한 회사라는 사실을 알고 있었고,
- APEX 정책상, SnapRays가 아무 조치를 취하지 않으면 아마존이 제품 리스트를 자동으로 삭제하게 됩니다.
- 따라서 LDG의 APEX 신청은 사실상 “유타에 있는 SnapRays의 매출과 영업활동을 직접 겨냥한 조치”였습니다.

연방순회항소법원은 이를 단순한 “경고장 발송”과는 다르게 보았습니다. Avocent, Red Wing Shoe 등 기존 판례에서 연방순회항소법원은 “특허권자가 단순히 경고장(cease and desist letter)을 보냈다는 이유만으로는 상대방의 본거지 법원에 관할권이 생기지 않는다”고 반복해 왔습니다.

그러나 APEX는 단순 경고장이 아니라, 아무 대응을 하지 않으면 자동으로 리스팅이 내려가는, 일종의 “사법 외(司法外) 집행 수단(extra-judicial enforcement mechanism)”에 가깝다는 점이 강조되었습니다. 이 점이 바로 Avocent 사건에서 말한 “단순한 경고장보다 ‘더 많은 것(the more)’”에 해당한다고 본 것입니다.

둘째, “청구가 그 활동으로부터 발생 또는 관련되었는지”라는 요건에 대해, 법원은 SnapRays의 비침해 확인청구가 바로 LDG의 APEX 신청이라는 집행 행위에서 비롯된 것이므로, 이 요건은 자연스럽게 충족된다고 보았습니다. LDG의 APEX 신청은 SnapRays의 유타 내 마케팅, 판매, 기타 활동에 영향을 미치기 위해 이루어진 것이었고, 이번 소송도 그 행위에 대한 반응으로 제기된 것이기 때문입니다.

셋째, “공정성과 합리성(reasonableness)” 측면에서도, LDG가 의도적으로 APEX를 통해 SnapRays의 영업을 위협하는 조치를 취한 이상, 이로 인해 유타 법원에서 관할권이 발생한다고 해서 부당하거나 과도하다고 볼 수 없다고 보았습니다. LDG는 다른 주의 회사를 대상으로 하는 강력한 집행 수단을 사용한 것이므로, 그 회사의 본거지에서 소송을 감수하는 것은 예측 가능하고 정당하다는 논리입니다.

4. 기존 판례와의 관계

LDG는 연방대법원의 Calder v. Jones, Walden v. Fiore 판결을 근거로, 단지 “피해자가 사는 주에 영향을 미치는” 행위만으로는 관할권이 인정되어서는 안 된다고 주장했습니다. 또한, 연방순회항소법원이 기존에 Avocent, Red Wing Shoe 등에서 특허 경고장만으로는 관할권이 성립하지 않는다고 본 점을 강조하였는데요.

이에 대해, 연방순회항소법원은 다음과 같이 답변하였습니다:

Avocent/Red Wing 라인의 핵심은 “특허권자가 단지 침해 경고장을 보내는 것만으로는, 그 자체가 포럼 주를 ‘목적적으로 지향했다’고 볼 수는 없다”는 것입니다. 경고장은 상대방이 무시할 수도 있고, 즉각적인 법적·경제적 제재가 자동으로 발생하는 것은 아닙니다.
반면 APEX는 “무시할 경우 자동으로 리스팅이 내려가는 제도”로, 특허권자가 이 제도를 작동시키는 순간 상대방의 매출이 직격탄을 맞을 수밖에 없는 구조입니다.

연방순회항소법원은 이러한 자동·강제적 성격 때문에 APEX를 단순한 경고장과는 질적으로 다른 집행 행위로 보았고, 따라서 기존 Avocent/Red Wing 판례와 모순되지 않는다고 설명하였습니다.

5. 대법원 상고 및 그 이후 – 판례로 굳어지는 흐름

LDG는 이 판결이 Calder/Walden 라인을 과도하게 확장한다며 미국 연방대법원에 상고허가신청(청원, certiorari)을 하였으나, 대법원은 2025년 3월 24일자로 해당 신청을 기각하여, 연방순회항소법원의 판결이 그대로 확정되었습니다.

즉, 현재 기준으로는 “아마존 APEX를 통해 특정 주에 있는 판매자의 리스팅을 직접 겨냥해 집행 조치를 취한 특허권자는, 그 판매자의 본거지 주에서 제기되는 비침해 확인소송에 대한 특정 관할권을 원칙적으로 인정받게 된다”는 법리가 연방순회항소법원의 구속력 있는 판례로 자리 잡았습니다.

6. 한국 기업·특허권자에게 주는 시사점

이 판결은 한국 기업 입장에서 두 가지 측면에서 모두 중요합니다.

첫째, 아마존에서 판매하는 한국 기업(셀러) 입장입니다.

만약 한국 회사가 미국 아마존을 통해 제품을 판매하고 있는데, 어느 날 미국 특허권자가 APEX를 통해 침해를 주장한다면, 이제 그 특허권자를 상대로 “나의 본거지 관할”에서 비침해 확인소송을 제기할 수 있는 여지가 커졌습니다. 물론 이 사건에서는 판매자의 본거지가 미국 유타였지만, 향후 한국 회사가 미국 내 자회사·지사 또는 물류·판매 거점을 운영하는 경우, 그 지역 법원에서 관할권을 주장할 수 있는 근거로 활용될 수 있습니다.

둘째, 아마존 APEX를 통해 특허권 집행을 고려하는 한국 특허권자 입장입니다.

국내 기업이 미국 특허를 가지고 있고, 경쟁사 또는 모조품 판매자를 APEX로 제재하려고 하는 경우, 이제는 “어느 주에서 소송에 휘말릴 수 있는지”를 미리 계산해야 합니다. APEX를 통해 특정 셀러의 리스팅을 겨냥하면, 그 셀러의 본거지 주 법원에서 비침해 확인소송을 당할 위험이 상당히 높습니다. 즉, APEX는 편리한 집행 수단인 동시에 “어디서 소송을 당할지”를 넓혀 버리는 양날의 검이 된 것입니다.

또한, 기존에는 “경고장은 웬만하면 보내도 관할권 리스크가 크지 않다”는 인식이 있었지만, APEX와 같이 자동 집행 기능이 결합된 플랫폼 기반 절차에서는 Avocent/Red Wing식 안전지대가 크게 좁아졌다고 볼 수 있습니다. 한국 특허권자가 미국 시장에서 플랫폼을 통해 권리를 행사할 때는, 단순한 내용증명/경고장과 APEX 같은 프로그램을 전략적으로 구분해서 사용할 필요가 있습니다.

7. 마무리

Lighting Defense Group v. SnapRays 사건은 “플랫폼 기반 집행수단을 사용하면 그 플랫폼이 있는 곳(워싱턴의 아마존)이 아니라, 실질적으로 타격을 받는 판매자의 본거지에서도 관할권이 생길 수 있다”는 점을 명확히 했다는 데 의미가 있습니다.

글로벌 전자상거래 환경에서 한국 기업은 셀러이기도 하고, 때로는 특허권자로서 타인을 제재하는 입장에 서기도 합니다. 이 판례는 단지 아마존 APEX에 국한된 문제가 아니라, 앞으로 등장할 다양한 온라인 권리집행 시스템(플랫폼 내 신고·차단 프로그램 등)에 그대로 연동될 가능성이 높습니다.

따라서 미국 특허권 집행이나 방어 전략을 세우실 때, 단순히 “어느 주에서 소송을 제기할 것인가”의 문제가 아니라 “내가 어떤 플랫폼 제도를 작동시키는 순간, 어디 법원까지 관할권을 포함하게 되는가”를 함께 고려하실 필요가 있습니다.

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미항소법원, “구체적으로 특정되지 않은 노하우는 영업비밀이 아니다”라고 판시

MARKKOREA — Tue, 9 Dec 2025 10:12:13 +0900

마크코리아 특허법률사무소

파트너/미국변호사 정환오

hwanoh@markkorea.com

안녕하십니까~ 정환오 미국변호사 입니다.

미국 연방순회항소법원(Federal Circuit)은 최근 자가팽창 타이어(Self-Inflating Tire) 기술을 둘러싼 영업비밀 침해 소송에서, 하급심 배심원 평결을 뒤집고 원고 Coda Development가 주장한 영업비밀 대부분이 법적 보호 대상에 해당하지 않는다고 판단하였는데요. 이번 판결은 기술 협력 과정에서 상대방에게 정보를 제공할 때 어떠한 수준의 구체성이 요구되는지, 그리고 영업비밀 주장의 한계가 어디까지인지 보여주는 사례라고 생각되어 이 블로그에서 다뤄보려 합니다.

사건의 배경

Coda는 2009년 NDA를 체결한 뒤 Goodyear에게 자사의 자가팽창 타이어 기술을 공유하였고, 그 이후 Goodyear가 관련 기술을 포함한 특허를 연달아 출원하자, Coda는 자신이 제공한 기술이 무단으로 활용되었다고 주장하며 영업비밀 침해, 부정경쟁 행위, 발명자 정정 청구 등을 포함한 소송을 제기하게 되었습니다. 2019년 항소심에서는 원고의 주장이 충분한 개연성을 가진다고 판단하여 하급심의 조기 기각이 파기되었고, 2022년에는 6천만 달러($60M)가 넘는 거액의 배심원 평결이 내려졌습니다. 그러나 2025년 12월 Federal Circuit은 해당 평결을 뒤집으며, Coda가 주장한 정보 대부분이 영업비밀로서의 요건을 충족하지 못한다고 판단하게 되었습니다.

미국에서 영업비밀이 보호되는 방식: 연방법과 주법의 이중 구조

이번 사건을 이해하기 위해서는 미국의 영업비밀 보호 체계 자체를 간단히 살펴볼 필요가 있는데요. 많은 한국 독자들이 “미국의 영업비밀은 DTSA라는 연방법으로 보호되는 것”이라고만 알고 계시지만, 실제로 영업비밀 제도는 미국에서 연방법과 주법이 동시에 작동하는 매우 독특한 구조로 이루어져 있습니다.

미국의 연방법인 DTSA(Defend Trade Secrets Act)는 2016년에 제정된 비교적 새로운 법으로, 영업비밀을 침해한 행위를 연방법원에서 직접 다룰 수 있는 근거를 마련하였습니다. 특히 주 간 상거래와 관련된 기술, 해외 거래가 수반되는 기술은 대부분 DTSA 관할에 들어가기 때문에, 기술 기반 기업들은 대부분 DTSA를 함께 적용하여 소송을 제기합니다.

그러나 미국의 영업비밀 보호는 DTSA만으로 보호되는 것이 아니라, 각 주가 채택한 UTSA(Uniform Trade Secrets Act) 기반의 주법에 의해서도 동시에 보호되기 때문에 이 점을 유의할 필요가 있습니다. 즉 하나의 영업비밀 침해 소송에서 원고는 연방법(DTSA)과 주법(UTSA 기반)의 두 가지 법률 위반을 병행하여 청구하는 것이 일반적이며, 이번 Coda 사건 역시 이러한 이중 구조 속에서 진행되었는데요.

미국에서 특허는 연방법으로만 보호되는 것과 달리, 영업비밀은 연방법과 주법 모두에서 보호된다는 점은 한국 기업들이 미국과 기술 협상을 진행할 때 반드시 이해하고 있어야 할 중요한 차이점이라고 할 수 있습니다. 특허 분쟁에서는 연방법만 보면 되지만, 영업비밀 분쟁에서는 연방법의 기준과 주법의 기준이 모두 충족되어야 하고, 이러한 이중 기준이 실무에서 사건의 전략과 판단에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

미국에서 영업비밀로 인정되기 위한 요건

미국에서 영업비밀로 인정받기 위해서는 세 가지 요건을 충족해야 합니다. 1. 영업비밀은 말 그대로 해당 정보가 비공개 상태이어야 (비밀성) 2. 경제적 가치를 가져야 하고, 그 정보는 해당 분야 종사자들이 일반적으로 아는 정보가 아니어야 합니다. (경제적 효용성) 3. 정보 제공자는 비밀 유지 조치를 합리적으로 취하고 있어야 합니다 (합리적인 비밀유지 노력). 다만 이러한 세 가지 요건만으로는 충분하지 않고, 미국 법원은 정보를 보호받기 위해서는 반드시 “구체적으로 특정되어 있어야 한다”고 지속적으로 판시하여 왔습니다. 단순한 개념적 설명이나 구성요소의 나열은 영업비밀로 보기 어렵고, 실제 구현 방식이나 설계 지침이 어느 정도 드러나야 비로소 법적 보호가 가능해진다는 이야기 인데요. 이번 사건에서도 바로 이러한 “구체성의 부족”이 핵심 쟁점이 되었습니다.

법원이 본 Coda의 주장: 무엇이 부족했는가

Federal Circuit은 Coda가 주장한 다섯 가지 영업비밀 중 대부분이 단순한 개념적 요소에 그친 채, 실제 설계나 구현 방식에 관한 구체적 정보가 제시되지 않았다고 판단했습니다. 펌프 튜브의 배치, 홈의 설계, 순환식 및 비순환식 시스템의 방향성 등은 기술적 개념이 될 수 있지만, 실제로 어떤 구조로 구현되는지, 구체적 설계 단계에서 어떤 선택이 이루어졌는지 등을 파악할 수 없다는 점에서, 법원이 요구하는 영업비밀의 특정성 기준을 충족하지 못하였습니다.

또한 펌프 구조의 일부 배치 방식은 Coda 자신이 과거 특허출원과 논문을 통해 이미 공개한 내용이었기 때문에, 비밀성 요건 자체를 충족할 수 없었습니다. 시험 데이터 역시 Goodyear가 이를 실제로 사용했다는 객관적 근거가 부족하여 영업비밀 침해 주장으로 이어지기 어려웠습니다.

이번 판결의 실무적 시사점

이번 사건은 영업비밀 보호에서 “구체성”과 “비밀성”이라는 기본 원칙이 얼마나 엄격하게 적용되는지를 잘 보여준다. NDA만 체결했다고 해서 모든 정보가 자동으로 영업비밀로 전환되는 것이 아니며, 어떤 정보가 보호 대상인지 명확히 문서화하고 구체적으로 특정해야 합니다. 특히 한국 기업들이 미국 기업과 협력하거나 기술을 제공하는 과정에서는, 특허와 달리 영업비밀이 연방법과 주법의 이중 구조 속에서 보호된다는 점을 반드시 인지하실 필요가 있습니다. 동일한 영업비밀이더라도 주법에서는 특정성이 부족하다고 판단될 수 있고, 연방법에서는 또 다른 기준으로 검토될 수 있기 때문입니다.

기술 협력과 개발이 점점 활발해지는 지금, 한국 기업들은 영업비밀을 주장하기 위해 어떤 정보를 어느 수준까지 정리해야 하는지, 비밀 유지 조치는 어떻게 관리해야 하는지, 그리고 미국의 이중 법체계 안에서 어떤 전략을 선택해야 하는지를 사전에 점검할 하시고, 특히 해당 기술이나 정보를 특허와 영업비밀 중 어떤 방법으로 보호하는 것이 가장 효과적인지에 대해 잘 생각해 보는 것이 필요합니다.

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OpenAI 계열사 ‘IO’에 내려진 상표 사용 금지 명령 — 법원의 판단 배경

MARKKOREA — Fri, 5 Dec 2025 13:22:10 +0900

마크코리아 특허법률사무소

파트너/미국변호사 정환오

hwanoh@markkorea.com

안녕하십니까, 정환오 미국변호사 입니다.

AI 기술이 빠르게 발전하면서, 기술 자체뿐 아니라 이를 둘러싼 법적 분쟁도 점점 빈번해지고 있는데요. 최근에는 OpenAI가 인수한 회사가 사용하려던 브랜드 이름이 문제 되면서, 상표권 침해 여부를 둘러싼 흥미로운 판결이 나왔습니다. 단순히 이름이 비슷하다는 이유만으로 금지명령까지 내려질 수 있을까? 그리고 판매되지도 않은 제품이 어떻게 상표 침해로 이어질 수 있을까? 오늘은 미국 제9순회항소법원에서 다뤄진 IO와 IYO의 상표 분쟁 사건을 살펴보고, 이번 판결이 어떤 의미를 가지고 있는지 정리해 보려고 합니다.

미항소법원은 최근, OpenAI가 인수한 회사인 IO Products, Inc.(이하 ‘IO’)에 대해 내린 임시제한명령(TRO)을 그대로 유지했습니다. 이 결정은, 신생 AI 하드웨어 기업인 IYO, Inc.(이하 ‘IYO’)가 문제 삼은 ‘IYO’라는 상표와, IO가 새롭게 내세운 ‘IO’라는 표장이 소비자 혼동의 여지가 있을 정도로 유사하다는 점을 인정한 것이 핵심인데요.

사건의 발단을 이렇습니다. IYO는 AI 기반 오디오 컴퓨터 제품을 준비하면서 ‘IYO’라는 이름을 사용해 왔고, IO는 OpenAI 인수 이후 ‘IO’라는 이름으로 신제품을 발표하는 영상을 공개했습니다. 철자 하나 차이에 불과하고, 발음도 사실상 동일한 두 표장이, 동일하거나 유사한 AI 디바이스에 사용된다는 점에서 상품의 영역이 겹친다며 IYO는 법적 대응을 시작했습니다.

IO 측은 “아직 제품 출시도, 판매도 하지 않았다”는 점을 들어 침해 주장을 부인했는데요. 그러나 법원은 다른 판단을 내렸습니다. 실제 판매 여부나 시장 출시 여부가 침해 성립의 전제가 될 필요는 없다고 본 것입니다. 공개된 신제품 영상, 즉 홍보 활동 자체를 상표 사용으로 간주했고, 이미 소비자 혼동의 여지가 충분하다고 판단했습니다. 결국, IYO의 상표에 대한 우선권을 인정한 셈입니다.

상표의 유사성과 상품의 관련성이라는 두 핵심 기준에서, 이번 사안은 매우 명확한 ‘혼동가능성(Likelihood of confusion)’을 보여줬습니다. ‘IYO’ vs ‘IO’는 글자 하나 차이지만 시각적·청각적으로 거의 동일했고, 두 회사 모두 “기존 컴퓨터를 대체하려는 AI 디바이스”를 개발 중이라는 점에서 상품군이 거의 동일했습니다. 이러한 점들이 법원 판단의 주요한 근거가 됐습니다.

또한 IYO가 주장한 “회복하기 어려운 손해(irreparable harm)” 가능성도 설득력이 있었습니다. 발표 이후 투자자들의 혼란, 브랜드 가치 희석, 자금 조달의 어려움 등이 현실적 우려로 제시되었고, 법원은 이를 단순한 ‘예상 손실’이 아니라 ‘회복 불가능한 손해’로 인정했습니다. 등록 상표권자의 권리가 본안에서 인정될 가능성이 충분하다면, 미국 상표법 하에서 법원은 원칙적으로 손해를 추정하고 금지명령을 내릴 수 있다는 점이 다시 확인 됬다고 볼 수 있습니다.

다만 법원은 이와 같은 결정을 내리면서도, IO가 ‘모든 분야’에서 ‘IO’라는 표칭을 영구적으로 못 쓰게 한 것은 아니었고, 오직 IYO가 속한 제품군 — 즉 AI 오디오/컴퓨터 기기 시장 — 에 한정해 사용을 제한했습니다. 이는 단순히 권리자의 보호뿐 아니라, 시장의 경쟁과 기업 활동의 유연성도 감안한 결정으로 보입니다.

***여기서 잠깐, 알고 가는 미국 법률 상식***

미국 소송에서 자주 등장하는 TRO, 예비적 금지명령, 영구금지명령의 차이?

이번 사건에서는 법원이 TRO(임시제한명령)을 허여했다는 점이 특징이라고 할 수 있는데요. 많은 분들이 TRO와 예비적 금지명령, 영구금지명령을 혼동하시기 때문에, 이 세 가지 조치를 구분해서 이해하는 것이 중요합니다.

먼저 TRO는 법원이 매우 긴급한 상황이라고 판단할 때 단기간 발령하는 명령입니다. 상대방에게 사전 통지 없이도 발령될 수 있고, 보통 14일 정도만 유지되는 임시 조치입니다. 당장 피해가 확대되는 것을 막기 위해 빠르게 내려지는 명령이라고 이해하시면 됩니다. 이번 사건에서 IO에 내려진 조치가 바로 이 TRO입니다.

예비적 금지명령은 TRO 이후의 단계로, 보다 충분한 심리와 자료 검토를 거쳐 발령됩니다. 소송이 진행되는 동안—때로는 수개월에서 수년까지—지속적으로 효력이 유지될 수 있습니다. 법원은 원고가 본안에서 승소할 가능성, 회복하기 어려운 손해의 존재, 형평성, 공익 등의 요소를 고려해 판단합니다. 예비적 금지명령이 인정되면 소송에서 원고가 상당히 유리한 고지를 확보하게 됩니다.

마지막으로 영구금지명령은 소송의 최종 결론에서 내려지는 명령입니다. 법원이 침해가 명백하다고 판단하고, 금전적 배상만으로 피해를 회복하기 어렵다고 보았을 때 발령됩니다. 말 그대로 침해 행위를 영구적으로 금지하는 강력한 조치이기 때문에, 기업의 브랜드 전략이나 비즈니스 모델을 완전히 바꿔놓는 결과로 이어질 수 있습니다.

마무리하며

이번 사건 자체가 주는 의미는 분명합니다. 먼저, 스타트업이든 대기업이든, 제품을 실제 출시하지 않았더라도 브랜드 발표 · 홍보만으로도 충분히 상표법상의 분쟁 리스크가 생길 수 있다는 점을 유념해야 합니다. 특히 기술과 AI처럼 빠르게 변화하는 분야에서는 더더욱 그러합니다.

또한 이번 판결은, 유사표장 + 유사상품군이라는 조건이 맞아떨어질 때, 법원이 얼마나 빠르고 강하게 원고의 권리를 보호할 수 있는지를 보여줍니다. 단순한 금전배상이 아니라, 시장 진입 전에 다른 업체의 사용을 막는 임시명령(TRO)이라는 강력한 수단이 현실적으로 통할 수 있다는 점을 많은 기업과 브랜드 담당자들이 새겨야 할 것입니다.

마지막으로, 권리자 입장에서는 “지금 이 순간의 브랜드 아이덴티티”를 어떻게 지킬 것인지, 또 경쟁자는 “명칭 하나 차이가 법적 분쟁으로 이어질 수 있다”는 사실을 염두에 두고 보다 신중히 이름을 결정해야 할 필요가 있다는 교훈을 줍니다.

[미국 판례 동향] ASPIRE BANK 사건 – 미국 유사 상표에 대한 CAFC의 중요한 판결

MARKKOREA — Wed, 3 Dec 2025 12:29:49 +0900

마크코리아 특허법률사무소

파트너/미국변호사 정환오

hwanoh@markkorea.com

안녕하십니까, 정환오 미국변호사입니다.

이번 글에서는 미 연방순회항소법원(CAFC)이 최근 선고한 Apex Bank v. CC Serve Corp. 판결을 다루고자 합니다. 이 사건은 미국 상표심판원(TTAB)이 내린 결정에 대한 항소 사건으로, 상표 혼동 가능성(Likelihood of Confusion) 판단 기준인 DuPont 테스트의 해석이 핵심 쟁점이었습니다. 본 판례는 향후 상표 심사와 분쟁 실무에서 중요한 판례가 될 수 있어 이번 블로그에서 다뤄보려 합니다.

사건 개요

테네시주에 본점을 둔 Apex Bank는 인터넷 기반의 새로운 뱅킹 서비스를 준비하면서 “ASPIRE BANK”라는 상표(워드마크 및 디자인마크)를 출원했습니다. Apex는 기존에 오프라인 지점을 운영하는 소매 은행이었지만, 이번에는 온라인 금융 서비스 확장을 목적으로 상표권 확보를 시도한 것인데요.

이에 대해 CC Serve Corp.는 Apex의 출원에 이의신청(opposition)을 제기했습니다. CC Serve는 이미 1998년부터 “ASPIRE”라는 단어를 신용카드 서비스에 사용해 왔으며, 해당 상표도 이미 등록하여 사용중에 있었습니다. 따라서 Apex의 ASPIRE BANK 상표가 소비자들에게 혼동을 일으켜, 자신들의 기존 ASPIRE 신용카드 상표와 출처가 연결될 위험이 크다고 주장하였습니다.

이와 같은 주장에, TTAB은 CC Serve의 손을 들어주었고, Apex의 출원은 Lanham Act §2(d)(상표법 제2(d)항, 혼동 가능성 규정)에 따라 거절되었고, Apex는 이에 불복해 CAFC에 항소했습니다.

DuPont 테스트란 무엇인가?

법원의 판단을 알아보기에 앞서, 먼저 DuPont 요소가 무엇인지 먼저 설명을 드리는 것이 필요해 보이는데요. 미국에서 두 상표 간 혼동 가능성이 있는지를 판단할 때는 1973년 In re E.I. du Pont de Nemours & Co. 판례에서 확립된 13가지 요소(일명 DuPont 요소)를 종합적으로 고려합니다. 이 요소들은 상표의 외관과 발음, 의미의 유사성, 상품이나 서비스의 관련성, 거래 채널, 소비자의 구매 방식, 선사용 상표의 유명도, 제3자의 유사 상표 사용 현황, 실제 혼동 사례 여부 등으로 구성됩니다.

모든 요소가 매 사건마다 동일하게 적용되는 것은 아니며, 사건의 성격에 따라 일부 요소가 더 중요하게 작용합니다. 이번 Apex Bank 사건에서는 특히 제1요소(상표 자체의 유사성), 제2요소(서비스 유사성), 제6요소(제3자 사용 현황)이 중심이 되었습니다.

법원의 판단

1. 제2요소(서비스의 유사성)

CAFC는 TTAB의 결론을 그대로 유지했습니다. 은행·금융 서비스는 본질적으로 신용카드 발급을 포함하므로 Apex의 서비스와 CC Serve의 서비스는 법적으로 부분적 동일(legally identical, in part) 하다고 보았습니다.

2. 제6요소(제3자 상표 사용 현황)

TTAB은 제3자의 ASPIRE 상표 사용을 신용카드 서비스에 한정하여 검토했습니다. 그러나 CAFC는 이는 잘못된 법리 적용이라고 판단했습니다. 제6요소는 동일한 서비스에만 국한되는 것이 아니라, 유사한 서비스 전반에서의 사용을 폭넓게 고려해야 한다고 강조했습니다. 은행과 신용카드는 서로 밀접히 관련되어 있으므로, 금융업 전반에서의 ASPIRE 사용 사례도 반드시 검토되어야 한다는 것입니다.

3. 제1요소(상표 자체의 유사성)

TTAB은 ASPIRE와 ASPIRE BANK가 유사하다고 판단했지만, CAFC는 제6요소 재검토 결과가 상표의 강도(상업적 강도나 약점)에 영향을 줄 수 있다고 보았습니다. 따라서 제1요소의 판단 역시 다시 심리할 필요가 있다고 보아 사건을 TTAB에 환송했습니다.

시사점

첫째, DuPont 요소는 서로 연결되어 있다는 점이 이번 판례를 통해 확인되었습니다. 특정 요소(예: 제3자 사용 현황)가 상표의 강도에 영향을 주면, 이는 곧 상표 유사성 판단에도 직결됩니다. 따라서 각 요소를 독립적으로만 보지 않고, 상호작용까지 고려해야 합니다.

둘째, 제3자 사용 증거의 중요성이 강조되었습니다. 유사 상표가 이미 업계 전반에 널리 사용되고 있다면, 특정 단어(예: ASPIRE)의 독점적 식별력은 약화됩니다. 이는 혼동 가능성 판단에서 기업에 유리하게 작용할 수 있습니다.

셋째, 한국 기업의 미국 진출 실무에 주는 교훈입니다. 단순히 서비스의 차이를 강조하기보다는, 해당 업계 전체에서 유사 상표가 얼마나 쓰이고 있는지를 조사·제출하는 전략이 필요합니다. 이는 상표 등록 가능성을 높일 뿐 아니라, 분쟁 상황에서도 협상력을 강화할 수 있습니다.

결론

이번 Apex Bank 사건은 미국 상표법에서 DuPont 테스트가 어떻게 적용되는지를 보여주는 대표적인 사례입니다. 특히 TTAB이 제6요소를 지나치게 좁게 해석할 경우 발생할 수 있는 문제를 바로잡았다는 점에서 실무적으로 큰 의미가 있습니다.

저희 MARKKOREA 특허법률사무소는 단순한 상표 출원 대리뿐만 아니라, 해외 상표 분쟁 대응, 라이선싱, 브랜드 전략 수립에 이르기까지 종합적인 서비스를 제공하고 있습니다. 미국 진출을 준비하시는 기업분들 께서는 이번 판례에서 나타난 DuPont 요소의 중요성을 참고하시어, 보다 철저한 상표 전략을 수립하시기 바랍니다.

애플워치 심장박동 측정 기술 침해로 9000억원 배상 평결

MARKKOREA — Mon, 17 Nov 2025 13:28:23 +0900

마크코리아 특허법률사무소

파트너/미국변호사 정환오

hwanoh@markkorea.com

안녕하십니까~ 정환오 미국변호사 입니다.

마시모(Masimo)와 애플(Apple) 사이의 애플 워치 특허소송에서 미국 배심원단이 마시모 측의 손을 들어 주면서, 애플에게 약 6억 3,400만 달러(약 9,000억 원)의 손해배상 평결이 내려졌습니다. 이 사건은 단순히 배상액 규모가 크다는 점만이 아니라, 웨어러블 기기가 특허상 ‘환자용 모니터(patient monitor)’에 해당할 수 있는지라는 쟁점을 중심으로 치열한 법리가 다투어진 점에서 눈길을 끌었는데요.

마시모는 의료용 모니터와 맥박 산소 측정(pulse oximetry) 기술로 알려진 미국 의료기기 회사로, 애플이 자사의 맥박 산소 측정 관련 특허를 무단으로 사용해 애플 워치에 산소포화도 측정 기능 등을 구현했다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 문제된 특허는 저전력 맥박 산소 측정 기능과 관련된 미국 특허 제10,433,776호로, 애플은 이미 2022년에 특허가 만료된 환자 모니터링 기술이라고 주장했지만, 배심원단은 이 특허의 4개 청구항 모두가 애플 워치에 의해 침해되었다고 하였습니다.

이번 재판의 핵심은 기술적 세부사항의 공방도 있었지만, 결국 특허 청구항에 등장하는 ‘patient monitor’라는 용어를 어떻게 해석할 것인지, 즉 청구항 해석(claim construction)을 어떻게 하는 것이 타당한 가 였습니다. 애플은 ‘환자용 모니터’란 병원에서 사용하는 계속적으로(clinical, continuous) 모니터링 하는 장비로서, 중요한 의료 사안을 절대로 놓쳐서는 안 되는 장비를 의미한다고 주장했습니다. 애플 워치는 사용자가 일정 시간 가만히 있을 때 특정 알림이 작동하는 구조이므로, 기존 의료기기처럼 연속적으로 환자를 모니터링하는 장비가 아니며, 특허상 ‘환자용 모니터’ 범주 안에는 들어가지 않는다고 주장하였습니다.

이에 대해 마시모는 애플이 스스로 애플 워치를 “세상에서 가장 많이 쓰이는 심박수 모니터”라고 홍보해 왔다는 점을 강조했습니다. 애플 워치의 심박수·산소포화도 측정 기능과 심박수 이상 알림 기능은 실제로 의사와 환자들이 건강 상태를 파악하는 데 활용되고 있으므로, 실질적으로 환자 모니터의 역할을 수행한다고 본 것입니다. 마시모는 애플의 내부 문서와 마케팅 표현, 그리고 애플 측 전문가 증언을 근거로 대부분의 청구항 요소가 충족된다는 점을 입증했고, 남은 쟁점은 ‘patient monitor’라는 용어를 좁게 볼 것인지, 넓게 볼 것인지에 달려 있다고 주장했습니다.

결국 배심원단은 ‘환자용 모니터’라는 개념을 병원용 장비에만 한정하지 않고, 환자나 사용자에게 의료적으로 의미 있는 수준의 생체 신호를 측정·알림하는 장치 전반을 포함하는 것으로 폭넓게 해석했습니다. 그 결과 애플 워치도 특허상 ‘patient monitor’ 요건을 충족한다고 보았고, 그에 따라 애플의 해당 특허 침해를 인정하였는데요. 이처럼 한 단어의 해석에 따라, 애플 워치와 같은 소비자용 웨어러블 기기가 의료기기 특허의 보호범위 안으로 들어오는지가 갈린 셈입니다.

배심원단은 2020년부터 2022년 사이 판매된 약 4,300만 대의 애플 워치가 문제 특허를 침해했다고 보았고, 손해배상액으로 미화 6억 3,400만 달러를 책정했습니다. 마시모는 애당초 약 6억 3,400만~7억 4,900만 달러의 로열티 범위를 제시한 반면, 애플은 300만~600만 달러 수준이 합리적이라고 주장하였는데, 배심원단은 결국 마시모가 제시한 하한선을 그대로 받아들였습니다. 이 평결은 캘리포니아 중부연방지방법원에서 소비자 기술 제품을 둘러싼 특허 분쟁으로는 손꼽히는 대규모 배상 평결로 평가되고 있습니다.

이 사건은 또한 미국 연방법원 소송뿐 아니라 ITC(국제무역위원회) 수입금지, 그리고 영업비밀 소송까지 동시에 진행되는 복합 분쟁이라는 점에서도 주목할 만합니다. 앞서 ITC는 마시모의 다른 특허 침해를 이유로 일부 애플 워치 모델의 미국 수입을 금지하는 결정을 내렸고, 애플은 관련 기능을 비활성화한 모델을 내놓는 방식으로 대응해 왔습니다. 한편 마시모는 애플이 자사 핵심 인력을 스카우트하여 기술과 노하우를 빼갔다며 영업비밀 소송도 제기했으나, 해당 재판에서는 mistrial이 선고되어 재심리를 앞두고 있습니다. 이번 6억 3,400만 달러 평결은 마시모 입장에선 이러한 장기전에 속한 하나의 승리라고 볼 수 있으며, 현재 진행중인 다른 소송에도 마시모에게 유리하게 적용될 가능성이 크게 되었습니다.

마시모는 이번 결과를 자사의 혁신과 지식재산을 보호하는 의미 있는 승리로 평가하며, 의료기술 개발에는 막대한 연구개발 비용과 시간이 들어가기 때문에 제대로 된 특허 보호가 없다면 환자에게 혜택을 줄 수 있는 기술 투자가 어렵다는 점을 강조하였습니다. 반면 애플은 이번 평결에 동의하지 않으며 항소를 하겠다고 하고 있는데요. 애플은 마시모가 소비자 제품을 직접 판매하지 않는 의료기기 회사에 불과하다는 점, 그동안 주장된 많은 특허가 무효로 판단되었다는 점, 그리고 이번 사건의 특허 역시 이미 만료된 과거 의료 모니터 기술이라는 점을 들어, 만료된 기술을 근거로 최근 웨어러블 혁신을 과도하게 제약하는 평결이라고 반박하고 있습니다. 허나, 제 개인적인 소견으로는 애플의 주장은 이번에 내려진 평결을 뒤집기엔 부족해 보입니다.

결론

이번 사건을 통해, 무엇보다도 특허 청구항 용어의 해석이 승패를 좌우할 정도로 중요하다는 점을 다시 한 번 확인할 수 있었습니다. 특허 명세서에서의 문언, 출원 당시의 정의뿐 아니라, 이후 회사 내부 문서, 마케팅 표현까지 모두가 나중에 법정에서 청구항 해석의 intrinsic or extricsic evidence (내적 혹은 외적 증거)로 제시될 수 있습니다.

마지막으로 이 사건은 미국에서의 특허 분쟁이 손해배상 소송으로만 끝나지 않고 ITC 수입금지, 세관(Customs) 단계의 승인 다툼, 영업비밀 소송 등으로 확산되며 복잡한 입체전으로 전개될 수 있기에 향후 두 회사의 행보가 주목됩니다. 미국을 주요 시장으로 삼는 한국 기업이라면, 제품 기획 단계부터 미국·유럽 경쟁사의 특허를 검토하고, 자사 특허 포트폴리오를 재정비하시길 바라며, 필요하시다면 ITC 리스크까지 고려하는 종합적인 IP 전략을 마련할 필요가 있습니다. 웨어러블 시대에는 기술 자체뿐 아니라, 그 기술을 둘러싼 특허 전략이 곧 시장 접근권을 좌우하는 중요한 요소가 될 것입니다.

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