마크코리아 특허법률사무소
파트너/미국변호사 정환오
안녕하십니까, 정환오 미국변호사 입니다.
오늘은 미국 연방순회항소법원(CAFC)이 최근 선고한 흥미로운 판례, Causam Enterprises 사건을 소개해 드리려고 하는데요.
이번 사건은 “진짜 특허권자는 누구인가?”라는 단순한 질문 속에, 특허양도계약서 작성 시의 중요성과 계약서가 어떻게 해석되는지 교훈을 얻을 수 있는 사건이라서 이 블로그에서 다뤄보고자 합니다.
사건의 배경
미국 노스캐롤라이나의 Causam Enterprises는 에너지 수요 반응(Demand Response) 기술을 개발한 회사로,
U.S. Patent No. 10,394,268
(“Method and Apparatus for Actively Managing Consumption of Electric Power Over an Electric Power Grid”)
이라는 특허를 보유하고 있었습니다.
Causam은 캐나다의 스마트 온도조절기 회사 ecobee가 자사의 기술을 무단 사용했다며 미국 국제무역위원회(ITC)에 제소하였고, 이에 ecobee는 특허심판원(PTAB)에 특허무효심판(IPR)을 청구하였는데, 여기서 좀 특이한 문제가 발생하게 되는데요. ecobee사가 PTAB에서는 Causam을 “특허권자”로 지칭하였으나, ITC에서는 “Causam은 진짜 특허권자가 아니다”라고 주장한 것입니다.
쟁점 ① — 서로 다른 포럼에서의 모순된 주장
Causam은 ecobee의 이러한 “이중 주장(inconsistent positions)”이 헌법상 적법절차(Due Process)를 위반했다고 주장했습니다.
하지만 연방순회항소법원(CAFC)은 다음과 같이 판단했습니다.
“특허의 진정한 소유권과 관련된 적법절차 위반 주장은
그 특허의 진짜 소유자(true owner) 만이 제기할 수 있다.”
즉, Causam이 스스로를 소유자라고 주장하는 이상, 그와 대립되는 다른 잠재적 소유자와의 관계에서는 “적법절차 위반”을 주장할 수 없다는 것입니다.
쟁점 ② — 특허의 진정한 소유자는 누구인가?
핵심은 바로 특허양도의 범위였습니다.
- 2007년, 발명자는 America Connect라는 회사에 모(parent) 특허출원을 양도(assign) 했습니다.
- 하지만 문제의 ‘268 특허’는 그 부모 출원으로부터 파생된 continuation-in-part(CIP) 출원이었습니다.
- 이후 2017년에, 발명자는 같은 특허를 Causam에게 다시 양도했습니다. ITC 행정판사는 “2007년 계약에 continuations가 포함되어 있으므로, CIP인 ‘268 특허’도 같이 넘어갔다”고 보았습니다.
그러나 CAFC는 ITC의 판결을 뒤집는 결론을 내렸습니다.
연방순회항소법원의 판단
CAFC는 다음과 같이 명확히 밝혔습니다.
“Continuation-in-part(CIP) 출원은 새로운 내용을 포함할 수 있기 때문에
continuation과는 법적으로 구별된다.
따라서 ‘continuations’만 명시한 양도계약은
CIP 출원에는 효력이 미치지 않는다.”
즉, CIP는 새로운 발명으로 취급되므로, 별도의 계약 조항이 없으면 기존 양도의 효력이 확장되지 않는다는 것이라고 해석하였습니다.
따라서, CAFC는 다음과 같이 결론을 지었는데요.
🔹 2007년 America Connect에게의 양도는 continuations까지만 유효
🔹 CIP로 출원된 ‘268 특허’는 해당 범위에 포함되지 않음
🔹 따라서 진짜 특허권자는 Causam Enterprises
실무적 시사점
이번 사건은 특허양도계약(Patent Assignment Agreement) 작성 시 반드시 유의해야 할 핵심 포인트는 아래와 같습니다:
1. CIP 명시의 중요성
계약서에 “continuations”만 적으면 CIP는 자동으로 포함되지 않습니다. 반드시 아래 문구처럼 명확히 써야 합니다.
“...including any and all continuation, continuation-in-part, divisional, reissue, reexamination or foreign counterparts thereof.”
2. 발명자와의 계약 시점 관리
연구개발(R&D)이나 산학협력 과제에서는 추후에 CIP가 추가 출원될 가능성이 있으므로, 양도 범위를 모호하게 작성하면 추후 소유권 분쟁이 발생할 수 있습니다.
3. 포괄적 양도 조항 활용
가능하다면 “현재 및 향후 파생될 모든 관련 출원”을 포함시키는 포괄적(clause for all future filings) 문언을 사용하는 것이 안전합니다.
결론
이번 사건에서 진짜 특허권자는 Causam Enterprises로 확정되었습니다. 비록 해당 특허는 PTAB에서 무효로 판단되어 실익은 사라졌지만,
CAFC의 판결은 특허양도계약 해석의 명확한 기준을 제시했다는 점에서 실무적으로 매우 중요한 의미를 가진다고 볼 수 있습니다.
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